Puntos clave:
- In Huawei contra Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 y 734-1, un caso histórico decidido por el Tribunal Popular Supremo de China, se emitió la primera orden de preservación de conducta equivalente a las medidas cautelares en un litigio relacionado con la propiedad intelectual en China.
- Al examinar una solicitud de medidas cautelares anti-demanda, los tribunales chinos deben realizar una prueba de 5 elementos, teniendo en cuenta factores que incluyen el impacto en el litigio en China, la necesidad de otorgar la orden, daños en casos de incumplimiento de la concesión, público interés, cortesía internacional.
En agosto de 2020, el Tribunal de Propiedad Intelectual del Tribunal Popular Supremo de China (SPC) emitió, en Huawei v. Conversant (2019), la primera orden de preservación de conducta equivalente a las medidas cautelares en los litigios relacionados con la propiedad intelectual de China, estableciendo el reglas para que los tribunales chinos revisen este tipo de casos. (Ver Huawei contra Conversant (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 y 734-1.)
I. Antecedentes del caso
1. Juicio de primera instancia en China
El 25 de enero de 2018, tres filiales de Huawei Technologies Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Huawei") presentaron por separado tres demandas ante el Tribunal Popular Intermedio de Nanjing ("Tribunal de Primera Instancia") contra Conversant Wireless Licensing Co. , Ltd. ("Conversant") con respecto a tres patentes de Conversant, solicitando: (1) confirmar que Huawei no infringió dichas patentes de Conversant; y (2) determinar las condiciones de licencia para que Huawei implemente las patentes esenciales estándar (SEP) de Conversant.
2. Litigio en Alemania
El 20 de abril de 2018, Conversant presentó una demanda contra Huawei y sus filiales alemanas por disputas sobre la presunta infracción de la SEP en el Tribunal de Distrito de Düsseldorf (el "Tribunal Alemán"). Las patentes europeas involucradas en este caso pertenecen a la misma familia de patentes que las patentes chinas involucradas en el juicio en primera instancia en China.
3. La sentencia de primera instancia dictada por el tribunal chino
El 16 de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó tres fallos, resolviendo respectivamente que: (1) se desestimó la solicitud de Huawei de confirmar que no infringía las patentes de Conversant; (2) se determinaron las condiciones de licencia (incluidas las tasas de regalías) para que Huawei implemente los SEP de Conversant.
4. El juicio de segunda instancia (final) en China
Conversant no estaba satisfecho con la sentencia de primera instancia y apeló al tribunal de segunda instancia, es decir, al SPC, que aceptó y registró el caso el 18 de noviembre de 2019.
Dada la práctica de China del sistema de juicios de dos instancias, el juicio en segunda instancia es también el juicio final.
5. Juicio alemán
El 27 de agosto de 2020, el Tribunal alemán dictó la sentencia de primera instancia, sosteniendo que: (1) Huawei había infringido las patentes europeas de Conversant; (2) Huawei debe poner fin a la infracción, como dejar de vender productos relevantes; (3) las tasas de regalías en las licencias SEP propuestas por Conversant a Huawei no violaron el principio FRAND.
Es de destacar que la tasa de regalías determinada por la sentencia alemana fue 18.3 veces la tasa determinada por el Tribunal de Primera Instancia en China.
6. Huawei presentó una solicitud de medidas cautelares anti-demanda y el SPC emitió una orden judicial anti-demanda.
El 27 de agosto de 2020, Huawei solicitó al SPC la preservación de la conducta, solicitando que se prohibiera a Conversant solicitar la ejecución de la sentencia alemana en relación con el cese de la infracción hasta que el SPC dictó la sentencia definitiva.
El 28 de agosto de 2020, el SPC emitió órdenes de interdicción contra la demanda en los tres casos respectivamente, respaldando la solicitud contra la demanda de Huawei. (Ver Huawei contra Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 y 734-1.)
La SPC manifestó que debía pronunciarse en un plazo de 48 horas debido al estado de emergencia, por lo que no consideró las opiniones de Conversant con anticipación. Conversant puede solicitar una reconsideración posteriormente.
7. Conversant solicitó la reconsideración de la orden judicial anti-demanda y SPC emitió un fallo de reconsideración.
El 2 de septiembre de 2020, Conversant presentó una solicitud al SPC para que reconsiderara la medida cautelar contra la demanda mencionada anteriormente.
El 4 de septiembre de 2020, el SPC celebró una audiencia sobre la solicitud de reconsideración.
El 11 de septiembre de 2020, la SPC emitió un fallo para desestimar la solicitud de reconsideración de Conversant. (Ver Huawei contra Conversant, (2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong 732, 733 y 734-2.)
8. Huawei retiró la demanda luego de llegar a un acuerdo con Conversant.
En el juicio de segunda instancia, Huawei solicitó a la SPC que retirara las tres demandas alegando que había llegado a un acuerdo con Conversant.
El 2 de noviembre de 2020, el SPC confirmó que: (1) se permitió a Huawei retirar las demandas; y (2) se revoca la sentencia de primera instancia.
II. Vistas a la corte
1. Opiniones de SPC en la orden judicial anti-demanda
(1) ¿Cuál es la naturaleza de la orden judicial anti-demanda según las leyes chinas?
La solicitud de Huawei de prohibir que Conversant solicite la ejecución de la sentencia alemana antes de que se dicte la sentencia final china es una especie de solicitud para la preservación de la conducta en la naturaleza.
(2) ¿Qué factores deben considerar los tribunales chinos al examinar una solicitud de medidas cautelares anti-demanda?
Los tribunales deben considerar los siguientes factores:
I. el impacto de la solicitud de la Demandada de hacer cumplir la sentencia de un tribunal extranjero sobre el litigio en China;
ii. si es realmente necesario otorgar una orden de preservación de conducta;
iii. si los daños causados al solicitante por no otorgar la orden de preservación de la conducta exceden los daños causados al demandado al otorgar la orden de preservación de la conducta;
iv. si la concesión de una orden de conservación de la conducta es perjudicial para los intereses públicos;
v. si la concesión de una orden de conservación de la conducta se ajusta al principio de cortesía internacional; y
vi. otros factores deben considerarse de manera integral.
Los requisitos mencionados anteriormente se establecen claramente en (3) a (6) a continuación.
(3) ¿La solicitud del demandado de hacer cumplir la sentencia de un tribunal extranjero tendrá algún impacto en el litigio en China?
El tribunal chino examinará en primer lugar si la conducta del demandado tendrá un impacto material en el juicio y la ejecución de la sentencia en este caso.
Específicamente, si los actos relevantes del demandado pueden obstaculizar el juicio o causar alguna dificultad en la ejecución de la sentencia de este caso, se podrá tomar medidas cautelares contra tales actos.
En este caso, una vez que Conversant solicitó la ejecución de la sentencia alemana que ordena detener la infracción y dicha solicitud fue aprobada, dejaría sin sentido el procedimiento y la sentencia del litigio chino.
(4) ¿Es realmente necesario otorgar una orden de preservación de conducta?
El tribunal chino considerará si el incumplimiento de la orden de preservación de la conducta causará daños irreparables a los derechos e intereses legales del solicitante o dificultará la ejecución de la sentencia del caso, etc. En principio, la medida cautelar solo puede tomarse cuando de hecho es necesario.
En este caso, Huawei podría haberse visto obligada a aceptar las tasas de regalías exigidas por Conversant en la sentencia alemana para no detener la supuesta infracción (es decir, dejar de vender productos relevantes) de conformidad con la sentencia alemana, lo que la convertiría virtualmente en Imposible hacer cumplir la tasa de regalías, sin importar cuánto fuera la tasa, determinada por el tribunal chino.
(5) ¿Cómo deben equilibrarse razonablemente los intereses del solicitante y del demandado?
El tribunal chino debe determinar que la medida cautelar es razonable si los daños causados al solicitante en el caso de no conceder la indemnización superan a los de la concesión. Mientras tanto, cuanto más piezas sobrantes, más razonable será el alivio provisional.
En este caso, la suspensión temporal de la sentencia alemana para detener la infracción causa un daño relativamente menor a Conversant. Además, los bancos chinos han proporcionado garantías para la solicitud de Huawei de preservación de la conducta, lo que puede proteger aún más los intereses de Conversant.
(6) ¿El otorgamiento de una orden de preservación de la conducta perjudicará los intereses públicos?
El tribunal chino debe considerar si la concesión de una orden de preservación de la conducta perjudicará los intereses públicos. La medida cautelar en este caso no afecta a los intereses públicos.
(7) ¿Se adhiere al principio de cortesía internacional?
El tribunal chino considerará la cortesía internacional. En otras palabras, puede tener en cuenta la secuencia de tiempo de la aceptación del caso, si la jurisdicción sobre el caso es apropiada y si el impacto en el juicio y el juicio de tribunales extranjeros es apropiado, etc.
En primer lugar, el tribunal chino aceptó casos antes que el tribunal alemán. En segundo lugar, la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia alemana no afectará a los procedimientos alemanes posteriores ni derogará el efecto jurídico de la sentencia alemana.
2. Opiniones de SPC en el fallo de reconsideración
En la solicitud de reconsideración, Conversant afirmó que la medida cautelar contra la demanda dictada por el SPC había restringido los derechos de Conversant bajo la ley alemana, lo que violó el principio bajo las leyes chinas de que el alcance efectivo de las decisiones judiciales se limitará al país donde las decisiones judiciales. fueron hechos; Los tribunales chinos no tenían jurisdicción sobre los procedimientos y la ejecución de una sentencia en Alemania; la sentencia también puso en peligro el orden judicial internacional e imposibilitó la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
El SPC creía que:
(1) La medida cautelar otorgada por el SPC no implicó la determinación de infracción de patente europea involucrada en el procedimiento alemán, ni hizo ninguna evaluación de la sentencia o ejecución alemana, ni interfirió con la adjudicación sustantiva y el efecto vinculante de los procedimientos alemanes. Por tanto, la sentencia no implicó jurisdicción sobre el proceso alemán.
(2) El hecho de que la medida cautelar dictada por el SPC suspendiera temporalmente la solicitud de ejecución de la sentencia alemana de primera instancia no equivale a negar el efecto de la sentencia alemana. La sentencia SPC no afectó al procedimiento de seguimiento en Alemania, ni derogó el efecto jurídico de la sentencia alemana.
(3) Las afirmaciones de Conversant en esta solicitud de reconsideración eran contradictorias con sus conductas anteriores. En sus actividades de litigio global, Conversant ha tomado la iniciativa de solicitar a los tribunales extranjeros medidas cautelares anti-demanda para prohibir a determinadas partes presentar las demandas pertinentes en los tribunales chinos. En términos de la conducta anterior de Conversant, la orden judicial anti-demanda no pareció tener ningún efecto adverso en la jurisdicción de la corte china y la orden de litigio internacional.
Además, SPC señaló específicamente en el fallo de reconsideración que Huawei y Conversant están involucrados en un litigio global sobre la disputa de licencias de SEP. La SPC respetó los derechos de litigio y el derecho de disposición de ambas partes sobre la base de consideraciones comerciales, pero la medida cautelar emitida por la SPC también será respetada y ejecutada por ambas partes. Las partes no deben, de ninguna manera, negar, eludir u obstaculizar la ejecución de la orden inicial. En particular, no está permitido solicitar al Tribunal Alemán medidas cautelares para contrarrestar la ejecución de la orden judicial anti-demanda de la SPC; de lo contrario, el tribunal chino impondrá sanciones por dicha conducta, incluida la imposición de multas y la detención de la persona ( s) a cargo o persona (s) directamente responsable (s). Si el caso constituye un delito, el infractor será investigado por responsabilidad penal de acuerdo con la ley.
III. Comentarios
En este caso, el Tribunal de Propiedad Intelectual del SPC emitió la primera orden de preservación de conducta equivalente a las medidas cautelares contra la demanda en los litigios relacionados con la propiedad intelectual de China.
El fallo del caso aclara las condiciones y factores aplicables para la preservación de las conductas como equivalentes a las órdenes judiciales contra las demandas, que explora la mejora adicional del sistema de “medidas cautelares contra las demandas” en China. Desde entonces, los tribunales chinos han adoptado tal norma en varios casos similares.
Para obtener más comentarios sobre este caso, consulte el artículo escrito por Sophia Tang, 'Lesiones contra las demandas en China: cortesía, pragmatismo y estado de derecho' sobre Conflicto de Leyes. Neto.
Foto por amigo de thanos on Unsplash
Colaboradores: Guodong Du 杜国栋
